北京行政诉讼律师，知识产权律师 　吴坤乾律师

最高人民法院审理济宁无压锅炉厂诉国家知识产权局专利复审委员会、第三人舒学章发明专利无效纠纷案

（2007）行提字第4号

再审申请人（原审第三人）：舒学章，男，1930年1月8日生，汉族，山东省济南市汽配厂退休职工，住所地：山东省济南市历城区甸柳庄。

委托代理人：王悌，男，1938年6月8日生，汉族，山东省济南市经济技术开发公司退休高级工程师，住所地：山东省济南市市中区机床一厂宿舍。

再审申请人（一审被告、二审被上诉人）：国家知识产权局专利复审委员会，住所地：北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10－12层。

法定代表人：廖涛，该委员会副主任。

委托代理人：高雪，该委员会审查员。

委托代理人：耿博，该委员会审查员。

再审被申请人（一审原告、二审上诉人）：济宁无压锅炉厂，住所地：山东省济宁市吴泰闸路42号。

法定代表人：汪和忠，该厂厂长。

委托代理人：冯永革，山东文思达律师事务所律师。

再审申请人舒学章、国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）因与再审被申请人济宁无压锅炉厂发明专利权无效纠纷一案，不服北京市高级人民法院于2002年4月22日作出的（2002）高民终字第33号行政判决书以及2003年12月17日和2003年12月18日分别针对舒学章和专利复审委员会的再审申请作出的（2003）高行监字第8号驳回再审申请通知书，向本院申请再审。2007年8月9日，本院以（2004）行监字第95－1号行政裁定，决定对本案进行提审。本院依法组成合议庭，由民事审判第三庭庭长蒋志培担任审判长，审判员王永昌、代理审判员郃中林参加评议，王新担任书记员。2007年9月6日，公开开庭审理了本案。舒学章及其委托代理人王悌，专利复审委员会的委托代理人高雪、耿博，济宁无压锅炉厂委托代理人冯永革到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

北京市高级人民法院经审理查明：舒学章于1992年2月22日申请了“一种高效节能双层炉排反烧锅炉”发明专利，该发明专利的颁证日为1999年8月14日，授权公告日为1999年10月13日，专利号为92106401.2。授权公告的权利要求书为：“一种立式或卧式双层炉排平面波浪型反烧炉排锅炉，其特征是上层水管反烧炉排是平面波浪型布置。”

针对该发明专利，济宁无压锅炉厂于2000年12月22日向专利复审委员会提出无效宣告请求，其理由是本发明专利不符合修改前的专利法实施细则第十二条第一款的规定，所提交的对比文件为1992年2月26日公告的公告号为CN2097376U的实用新型专利申请说明书，专利申请号为91211222.0，设计人、申请人均为舒学章。该实用新型专利的申请日为1991年2月7日，颁证日为1992年6月17日，授权公告日为1992年9月30日，其公告的权利要求书内容为：“1、一种主要由反烧炉排[2]、正烧炉排[1]和炉体[3]构成的高效节能双层炉排反烧锅炉，本实用新型的特征在于正烧炉排[1]和反烧炉排[2]的各个炉条是间隔的一上、一下分两层构成波浪形排列。”该实用新型专利的权利期限届满前，专利权人请求了续展，该专利权至1999年2月8日由于有效期届满而终止。

专利复审委员会受理了上述请求后即通知无效被请求人舒学章在指定期限内答复。舒学章认为本发明专利的申请日在实用新型专利公开日之前，本发明专利的颁证日及授权公告日均是在实用新型专利8年有效期限届满、权利终止之后，不存在两个相同专利同时有效的问题。后济宁无压锅炉厂进一步补充陈述了意见，认为其提供附件所涉的实用新型专利和本发明专利是相同主题的发明创造。

专利复审委员会于2001年3月26日作出第3209号无效宣告请求审查决定，维持92106401.2号发明专利权有效。该决定认为，本案所涉的第92106401.2号发明专利在授权时，91211222.0号实用新型专利权已经终止，故不存在所述实用新型专利权和本发明专利权共同存在的情况。因此，本发明专利权的授予不违反修改前的专利法实施细则第十二条第一款的规定，济宁无压锅炉厂请求宣告本发明专利权无效的理由不成立。

以上事实有91211222.0号实用新型专利申请文件、92106401.2号发明专利申请文件、专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定书、各方当事人认可的检索材料及当庭陈述等证据在案佐证。

济宁无压锅炉厂不服专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定，在法定期限内向北京市第一中级人民法院提起诉讼。

北京市第一中级人民法院经审理认为：原告济宁无压锅炉厂请求宣告本案所涉发明专利无效的理由是本发明专利不符合修改前的专利法实施细则第十二条第一款的规定，所提交的附件是公告号为CN2097376U的实用新型专利申请说明书。从独立权利要求书所载明的内容来看，第三人舒学章在后申请的发明专利的必要技术特征只涉及上层炉排的技术特征，而其在先申请并被授权的实用新型专利的必要技术特征涉及上、下两层炉排的技术特征。发明专利技术特征包含在实用新型专利技术特征中，故舒学章的发明专利与实用新型专利属于相同的发明主题，是同样的发明创造。

我国专利法及其实施细则均没有禁止申请人同时或先后就同样的发明创造分别提出发明申请和实用新型申请。由于发明申请和实用新型申请的法定审查程序不同，相对而言，实用新型授权快，审查周期短，申请人可以更快更早地获得专利保护，因此有些申请人采用了同时或先后递交两种专利申请的方式。修改前的专利法实施细则第十二条第一款的规定正是为了避免对同样的发明创造予以重复授权的情况出现而制定的。该条规定：“就同样的发明创造只能被授予一项专利”，应理解为同样的发明创造不能同时有两项或者两项以上处于有效状态的授权专利存在，否则即构成法律所禁止的重复授权。本案所涉92106401.2号发明专利与91211222.0号实用新型专利在保护期上有间断，没有同时存在，故不属于重复授权的情况。

针对实际中发生的有关情况，原中国专利局《审查指南公报》第6号对修改前专利法实施细则第十二条第一款的适用进行了具体规定。由于本案所涉发明专利在授权时，已授权的实用新型专利权的期限经续展后已经届满，不存在权利人选择的问题，因此发明专利权的授予并不违反上述规定及修改前专利法实施细则第十二条第一款的规定。

综上，专利复审委员会作出的第3209号无效宣告请求审查决定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，于2001年9月17日以（2001）一中知初字第195号行政判决书判决：维持国家知识产权局专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定。案件受理费1000元，由济宁无压锅炉厂负担。

济宁无压锅炉厂不服一审判决，在法定期限内向北京市高级人民法院提起上诉。其上诉理由为：一审判决对修改前的专利法实施细则第十二条第一款的理解是错误的；一审判决引用原中国专利局《审查指南公报》第6号规定，认为“由于本案所涉发明专利在授权时，已授权的实用新型专利权的期限经续展后已经届满，不存在权利人的选择问题”是错误的。本案的问题是，国家知识产权局专利局在对92106401.2号发明专利审查过程中，应发现该申请不符合原专利法实施细则第十二条第一款规定，进而通知权利人进行选择，由于其错误没有检索到91211222.0号实用新型专利文献，造成权利人没有选择，导致92106401.2号发明专利授权，形成重复授权，这显然对社会公众来说是不公平的。故请求依法撤销一审判决及专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定。

专利复审委员会、舒学章服从一审判决。

北京市高级人民法院经审理认为：1992年专利法实施细则第十二条第一款规定，同样的发明创造只能被授予一项专利。同样的发明创造是指技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同的发明创造，授予一项专利是指授予一项发明专利或者实用新型专利。本案中，舒学章在先申请并被授权的实用新型专利与其在后申请的发明专利符合上述相同主题的发明或者实用新型的定义，故一审判决认定舒学章的发明专利与实用新型专利属于相同主题的发明创造是正确的。

重复授权是指同样的发明创造被授予两次专利权，基于同样的发明创造的两项专利权同时存在并不是构成重复授权的必要条件。一审判决中确认的“只要基于同样的发明创造的两项有效专利权不同时存在，即不构成重复授权”于法无据，且有悖于立法本意。我国专利制度的建立，不仅是为了保护专利权人的合法权益，同时也要保护社会公众的利益。一项专利一旦权利终止，从终止日起就进入了公有领域，任何人都可以对该公有技术加以利用。本案中，舒学章在先申请并被授权的91211222.0号实用新型专利已于1999年2月8日因权利期限届满而终止，该专利技术遂已进入公有领域。舒学章在后申请的92106401.2号发明专利因与91211222.0号实用新型专利系相同主题的发明创造，故在该发明专利于1999年10月13日被授权公告时，相当于把已进入公有领域的技术又赋予了专利权人以专利权，应属重复授权，违反了专利法实施细则中关于同样的发明创造只能被授予一项专利的规定。对济宁无压锅炉厂关于92106401.2号发明专利的授权违反1992年专利法实施细则第十二条第一款的规定，请求撤销专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定的上诉请求，应予支持。

综上，专利复审委员会所作出的第3209号无效宣告请求审查决定及一审法院作出的行政判决，认定事实清楚，但适用法律错误，应予撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第一款第（二）项之规定，北京市高级人民法院于2002年4月22日以（2002）高民终字第33号行政判决书判决：一、撤销北京市第一中级人民法院（2001）一中知初字第195号行政判决书；二、撤销国家知识产权局专利复审委员会作出的第3209号无效宣告请求审查决定。一审案件受理费和二审案件受理费各1000元，由国家知识产权局专利复审委员会负担。

舒学章不服二审判决，于2002年5月13日向北京市高级人民法院申请再审。主要理由是：舒学章的实用新型专利与发明专利不是同样的发明创造，两个专利在技术方案、所要解决的技术问题方面存在实质不同，原一、二审认定是同一专利，在认定事实上存在错误，应予撤销。

专利复审委员会亦不服二审判决，于2002年8月2日向本院申请再审。主要理由是：1、舒学章的实用新型专利与发明专利因权利要求书不同，所要保护的不是同样的发明创造。2、本案发明专利在授权时，已授权的实用新型专利权的期限经续展后已经届满，不存在权利人选择的问题，因此发明专利权的授予并不违反专利法实施细则的有关规定。对该再审申请，本院于2002年12月6日以（2002）行监字第76号函转北京市高级人民法院复查处理。

北京市高级人民法院经复查认为：从舒学章的发明专利与实用新型专利权利要求书所载明的内容来看，舒学章在后申请的发明专利的必要技术特征只涉及上层炉排的技术特征，而舒学章在先申请并被授予的实用新型专利的必要技术特征涉及上、下两层炉排的技术特征。舒学章发明专利技术特征包含在实用新型专利技术特征中，故一、二审判决有关舒学章的发明专利与实用新型专利属于相同的发明主题，是同样的发明创造的认定正确。一审判决后，舒学章和专利复审委员会对一审相关事实的认定并未提出上诉，在二审庭审时法庭询问舒学章其发明专利与实用新型专利是否为同一发明创造，舒学章明确表示：实际上是同一专利。现舒学章和专利复审委员会未能提供两个专利在技术方案、所要解决技术问题方面存在实质不同的充分证据，故有关舒学章的实用新型专利与发明专利不是同一发明创造的再审申请理由不成立。本案舒学章的实用新型专利于1999年2月8日因权利期限届满而终止时，该专利技术遂已进入公有领域。舒学章在后申请的发明专利因与该实用新型专利系相同主题的发明创造，故在该发明专利于1999年10月13日被授权公告时，相当于把已进入公有领域的技术又赋予了专利权人以专利权。因此，原判认定本案发明专利属于重复授权正确，专利复审委员会关于其审查决定未违反专利法实施细则相关规定的再审申请理由无充分证据支持。综上，原判在认定事实及适用法律方面并无不当，有关再审申请不符合法律规定的再审条件。该院于2003年12月17日和2003年12月18日分别针对舒学章和国家知识产权局专利复审委员会作出（2003）高行监字第8号驳回再审申请通知书，驳回各自的再审申请。

舒学章与专利复审委员会均不服二审判决和北京市高级人民法院（2003）高行监字第8号驳回再审申请通知书，分别于2004年6月1日和2006年3月29日向本院申请再审，认为二审判决认定事实和适用法律均有错误，请求撤销本案二审判决，维持一审判决和专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定。

舒学章申请再审主要理由是：1、本案所涉实用新型专利与发明专利不是同样的发明创造。（1）两个专利虽属同一技术领域，但两个专利的权利要求、说明书、发明目的和解决问题的技术方案截然不同，采用的技术手段完全不一样。该实用新型专利的技术特征为反烧炉排和正烧炉排均为波浪形排列，强调“和”而非“或者”的关系。而发明专利的技术特征只写明了反烧炉排为平面波浪型排列，其不包含在实用新型专利的技术特征中。也就是说，只有在实用新型专利的技术特征是正烧炉排或者反烧炉排为波浪形，并且未进行“平面”限定的情况下，才包含了发明专利的技术特征。发明专利的核心部分是波浪型炉排。就反烧锅炉来讲，波浪型炉排在反烧锅炉中可以提出三个截然不同的技术方案，一是上层炉排是波浪型，二是下层炉排是波浪型，三是上下层炉排都是波浪型。（2）根据《专利审查指南》的规定，对同样的发明创造应以“实质上相同，预期效果相同”作为判断依据，二审判决仅以“实质上相同”就认定两个专利是同样的发明创造，忽略了“预期效果相同”的判断标准。实用新型专利的技术方案不具有创造性，是一个错误的、报废的技术方案，至今无一例使用；发明专利的技术方案只用了一个必要技术特征“反烧炉排为平面波浪型布置”即达到了提高燃烧强度的预期效果。通过对两个专利的权利要求书、说明书、附图等对比分析，可以明显地判断出二者的预期效果是完全不同的，不是同样的发明创造。（3）当事人在庭上的陈述和书记员的记录难免会有失误，不能断章取义抓住一句庭审笔录作为判案的依据，更不能套用侵权诉讼中的“禁止反悔原则”。二审庭审记录中舒学章自述“实际上是同一专利……”，原意是“二专利的关键实质部分是相同的”，发明专利只是消除了漏风的错误，改进了效果。（4）济宁无压锅炉厂的无效请求理由是两个专利属于“相同的主题”，而现行专利法实施细则第十三条第一款规定“同样的发明创造只能被授予一项专利”，显然“相同的主题”与“同样的发明创造”并非同一概念。因此，专利复审委员会不应当受理该无效请求。2、本案发明专利授权不属于重复授权。（1）二审判决认定实用新型专利到期即进入公有领域于法无据。本案即使把舒学章的两个专利归为同样的发明创造，实用新型专利在发明专利申请日前并没有公开，在发明专利申请日时不是公有技术，在实用新型专利到期时，该技术方案在发明专利授权前仍处于临时保护期，不能说已经进入公有领域。（2）是否重复授权应以专利法所规定的新颖性为判断标准。我国法律不限制同一发明人就同样的发明创造提出实用新型和发明两份申请，也没有限制在不同时段上对两份申请分别授权，但为了避免出现重复授权，依据《专利审查指南》的有关规定，当选择发明专利时，应放弃已经授权的实用新型专利，也就是在不同时段上先后进行了两次授权，使权利不重叠，不同时存在，这是我国的一贯作法。本案发明专利授权时，实用新型专利已经到期，不存在需要选择放弃的问题，更不存在两个专利同时存在的问题。（3）原中国专利局《专利审查指南》和《审查指南公报》对修改前的专利法实施细则第十二条第一款的规定都作了正式合法的解释，二审法院不能以学术争论观点作为判案依据。

专利复审委员会申请再审的主要理由是：1、二审判决关于同样的发明创造的认定有严重的基本原则和概念错误。认定是否是同样的发明创造，应当是对权利要求书所要求保护的发明创造进行比较，而不是对两份申请的说明书所记载的发明创造进行比较。不能在进行权利要求的对比中带有在判断新颖性时上位概念和下位概念的思维。涉案发明专利权利要求仅限定了上层水管反烧炉排是平面波浪形布置，而对下层炉排未作限定，而在先实用新型专利对正烧炉排和反烧炉排都做出了一上一下波浪形的限定。此外，发明专利的权利要求还有“立式或卧式”的限定，而实用新型对此没有限定。二者采用的技术手段不同，其技术效果也不相同，涉案两个专利的权利要求请求保护的是不同的技术方案。一、二审法院对此的认定均有错误，专利复审委员会虽然不同意一审判决的这种认定，但由于判决结果维持了3209号决定，且该决定并未涉及该问题，因此专利复审委员会没有提出上诉。2、二审判决对于“公有领域”、“公有技术”等基本概念的理解错误。所谓“公有领域”、“公有技术”，实际上都应当是专利法意义上的现有技术的概念，而这一概念的基点是以申请日为界限。本案二审判决把在先的实用新型专利终止时的公有技术认定为发明申请的现有技术，而没有考虑发明申请日的最基本因素，故此才会得出发明授权是把已进入公有领域的技术又赋予专利权的错误结论。这种结论与我国以及世界各国判断专利申请的现有技术的原则相悖。3、二审判决关于禁止重复授权原则的理解存在严重错误。我国专利法及其实施细则均没有禁止同一申请人同时或先后就同样的发明创造分别提出发明申请和实用新型申请。原中国专利局1995年9月28日发布的《审查指南公报》第6号的规定坚持了禁止重复授权的原则，符合我国实际需要，符合立法本意。本案由于发明专利授权时，已授权的实用新型专利权的期限经续展后届满，不存在选择的问题，因此发明专利权的授予不违反原专利法实施细则第十二条第一款的规定。解决重复授权的方式并不是当然地将授权在后的专利宣告无效，也就是说先后两次的授权行为并不是构成重复授权的充分必要条件；解决重复授权的方式是放弃其中的一项专利权，也就是说构成重复授权的标准是有效专利的共同存在。4、该终审判决如不撤销势必将带来的严重后果。中国专利局立足国情，自《审查指南公报》第6号以来一直在按照这种精神处理同一申请人同时或先后就同样的发明创造进行重复申请的情况。这种处理方式既解决了专利权人的合法权益尽早得到保护的问题，又保证了社会公众的利益不受侵害。按照该公报处理的案件数以千计，如果按本案二审判决的逻辑，那些按照《审查指南公报》第6号放弃了在先的实用新型专利权和取得在后申请的发明专利权的专利权人，将全都面临着发明专利权要被自己已放弃的在先的实用新型无效掉的危险。由于《审查指南公报》第6号在2000年伴随专利法修改而对《专利审查指南》的修订时已被采纳，它已成为发明专利实质审查部门必须遵守的规定，还会有更多的类似本案情况的发明申请不断地被授权。

济宁无压锅炉厂答辩称，二审判决认定事实清楚，适用法律正确，再审申请不符合法定条件，应予驳回。主要理由是：1、涉案发明专利与实用新型专利是同样的发明创造。同样的发明创造是指它们的技术领域和目的实质上相同,所采用的技术解决手段实质上相同,并且能够产生实质上相同的客观效果。（1）两专利的所属技术领域，均涉及一种双层炉排反烧锅炉。（2）两专利的发明目的，均是克服现有技术中反烧炉排通风透气性差、燃烧强度低的缺点，提供一种通风性好、燃烧效率高、不冒黑烟的节能双层炉排反烧锅炉。（3）两专利的发明效果，均是增大了通风间隙，提高了燃烧强度。（4）两专利所采用的技术解决手段，通过对两专利的权利要求进行比较并结合说明书和附图,可以看出：发明专利权利要求书前序部分虽未明确写出必要技术特征，但对于反烧锅炉，不论卧式、立式，其反烧炉排、正烧炉排和炉体均是现有技术所共有的必要技术特征；两专利权利要求书特征部分虽然叙述方式不完全相同，但描述的结构实质上相同，两专利的区别技术特征相同。对此，再审申请人舒学章在申请再审听证时也明确表示“上层炉排即反烧炉排采用水管炉条，下层炉排即反烧炉排为铸铁炉条，发明专利反烧炉排与实用新型专利反烧炉排的结构是完全一致的”。对于双层炉排反烧锅炉来说，其主燃机制是反烧炉排上反烧机制，即反烧炉排的技术特征是其实质性特征，由此理解，两专利的必要技术特征是相同的。而且发明专利的必要技术特征是取自实用新型专利，但又具有比实用新型专利宽得多的保护范围，这显然是不适当的。此外，本案一审判决认定两专利是同样的发明创造，再审申请人舒学章对该事实认定并未上诉，而且在二审庭审调查时还明确表示“我认为实际上是同一专利”，其陈述构成自认。2、本案发明专利的授予属于重复授权。（1）禁止重复授权原则是指在任何时候，对于一项发明创造只能授予一项专利权。“只能被授予一项专利”意味着专利局对同样的发明创造授权的具体行政行为只能作出一次。本案专利局对于一项发明创造先后两次授予专利权，属于重复授权。（2）把已进入公有领域的技术又赋予了专利权人以专利权，对公众显然不公。本案实用新型专利于1999年2月8日因权利期限届满而终止后，该专利技术即进入公有领域。（3）如果将禁止重复授权理解为“同样发明创造不能同时有两项或者两项以上处于有效状态的授权专利存在”，将导致如下法律问题：首先，不合理地延长专利独占权时间，超越和规避专利法规定的保护期限，违反了专利法第一条所规定的立法宗旨。其次，削弱了我国专利法规定的本国优先权制度。本国优先权制度的主要功能之一就是为申请人选择是申请发明专利还是申请实用新型专利而设立的。申请人出于利益的考虑，总想兼顾两者的优点，但他只能选择其一，申请人并不能兼收发明和实用新型两者的优点。按照现行《专利审查指南》关于同一申请人既申请实用新型专利又申请发明专利的处理规定，申请人依据该规定会得到比本国优先权更多的好处，就不会利用本国优先权制度进行发明或者实用新型申请选择转换，使得本国优先权制度名存实亡。（3）本案发明专利重复授权的原因系专利局审查错误造成的。在对本案发明专利进行实质审查时，专利局由于工作失误没有检索到已经授权的涉案实用新型专利文献，没有通知当事人进行选择，导致重复授权，对社会公众是不公平的。3、舒学章再审申请的提出已经超过行政诉讼法司法解释规定的2年期限。舒学章签收二审判决书的时间是2002年4月28日，其再审申请书打印时间为2004年6月1日，显然超过上述时间规定，其再审申请应予驳回。

对于舒学章在本案再审中提出济宁无压锅炉厂是以“相同主题的发明创造”提出无效宣告请求，专利复审委员会不应当受理本案无效宣告请求的问题，济宁无压锅炉厂答辩称，请求人陈述过程中的用词存在问题不能认为没有依据法律；专利复审委员会在本院庭审中亦说明，请求人是根据原专利法实施细则第十二条第一款的规定提出无效请求的，不能因为请求人的个别用词不准确而不予受理。

本院经审理查明：原审审理查明的事实属实。另查明：本案92106401.2号发明专利说明书记载：“本发明提供了一种高强燃烧的双层炉排反烧锅炉。目前已被广泛推广的双层炉排反烧锅炉，存在以下三缺陷：1．燃烧强度低，出力低，造成纲才[钢材]浪费。2．上层水管炉排通风透气性差，燃烧强度低，迫使在下层炉排上补添生煤，造成冒黑烟。3．上层炉排水管易发生结垢、堵管、烧损事故。造成这些缺陷的主要原因，是由于上层平面水管炉排的间隙，要以不自由漏落生煤的间隙为最大间隙。这个平面极限通风间隙，使得该炉具有以上的固有缺陷。”“本发明是根据堆煤力学原理，上层水管炉排设计为平面波浪型，以较大的斜面间隙代替平面间隙，使自由漏落生煤量与平面间隙相当，但却加大了通风间隙，从而提高了上层炉排反烧的燃烧强度。”说明书还结合以立式双层炉排反烧锅炉为例的附图，对于采用上层平面波浪型水管炉排结构的燃烧机理予以说明。说明书并未对下层炉排的具体结构作出任何限定或者说明，但在说明书的唯一附图中显示的双层炉排的结构是，上层为平面波浪型水管炉排，下层则为平面一字排开的炉条。

本案济宁无压锅炉厂提出无效宣告请求的理由是本案发明专利不符合原专利法实施细则第十二条第一款的规定，但其在2001年1月19日和3月8日两次意见陈述中均认为，本案所涉发明专利与实用新型专利属于相同主题的发明创造。舒学章向北京市高级人民法院申请再审的时间是2002年5月13日。北京市高级人民法院于2003年1月14日正式立案审查。济宁无压锅炉厂所提舒学章申请再审时间超出法定的2年期限，与事实不符。

还查明：上世纪90年代中期，原中国专利局的发明专利申请待审案积压严重，相当数量发明专利申请需要等待七、八年甚至更长的时间才能得到授权。由于对发明专利申请实行早期公开延迟审查制，实质审查周期相对较长，只申请发明专利不利于发明创造尽快得到保护。而实用新型专利的法律稳定性虽然较差，但是对其申请实行初步审查制，审查周期短、授权快。因此，不少申请人采取了同时或者先后递交发明和实用新型两种类型的专利申请的方式，以期先获得实用新型专利的快速授权和保护；同时，那些发明创造技术创新水平较高的，也不影响其获得发明专利的保护。由于专利法及其实施细则并没有明文禁止同一申请人就同样的发明创造提出两份申请，基于当时的申请积压状况，为鼓励和及时保护发明创造，原中国专利局于1995年9月28日发布了《审查指南公报》第6号，对1992年专利法实施细则第十二条第一款的具体适用作出了规定，首次明确了对同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的处理原则。即在对专利申请或者无效宣告请求的审查过程中，发现同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，且两件申请均符合授予专利权的其他条件时，应通知申请人在二者之间任择其一；如果申请人书面声明放弃其在先获得的实用新型专利权的，则可以对发明专利申请予以授权或者维持该发明专利权有效。有关的基本处理原则也被2001年和2006年发布的《专利审查指南》所采纳。

本院经审理认为，本案讼争主要涉及以下两个问题：一是，本案中92106401.2号发明专利与91211222.0号实用新型专利是否属于同样的发明创造；二是，如果涉案两个专利属于同样的发明创造，本案发明专利的授权是否违反了禁止重复授权原则，即在同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利时，如何理解和适用专利法上的禁止重复授权原则。

（一）关于涉案两个专利是否属于同样的发明创造

涉案发明专利与实用新型专利是否属于1992年专利法实施细则第十二条第一款规定的同样的发明创造，是本案应否适用禁止重复授权原则的事实基础。

1992年专利法实施细则第十二条第一款和现行专利法实施细则第十三条第一款均规定了禁止重复授权原则，即“同样的发明创造只能被授予一项专利。”禁止重复授权的目的在于防止对于同样的发明创造有两项或者两项以上的专利权同时存在而导致专利权之间的冲突或者不必要的重叠，只要两项专利申请或者专利要求保护的内容不同，即可以达到防止重复授权的目的。因此，1992年专利法实施细则第十二条第一款和现行专利法实施细则第十三条第一款所称的同样的发明创造，应当是指保护范围相同的专利申请或者专利；在判断方法上，应当仅就各自请求保护的内容进行比较即可。对于发明和实用新型而言，应当将两件发明或者实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较，而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。被比对的两项权利要求所要求保护的范围相同的，应当认为是同样的发明创造；要求保护的范围不同的，不论二者的说明书内容是否相同，均不属于同样的发明创造。对于一个专利申请或者专利要求保护的范围完全落入并小于另一专利申请要求保护的范围的情形，即权利要求保护范围部分重叠的，也不能认为属于同样的发明创造而依据禁止重复授权原则拒绝授予其中一项申请以专利权，而是应当根据对新颖性、创造性等其他专利授权条件的审查来决定是否授予专利权。《审查指南公报》第6号以及之后的《专利审查指南》对于同样的发明创造的概念界定和判断方法逐渐清晰，现行《专利审查指南》的相关规定更加明确。

就本案而言，涉案两个专利分别只有一项权利要求。按照前述的判断方法，应当通过对这两项权利要求所确定的保护范围的比较来判断两个专利是否属于同样的发明创造。对于发明或者实用新型专利权的保护范围的确定，按照我国专利法的规定，应当以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。在使用说明书及附图解释权利要求时，不应当将仅反映在说明书及附图中而未记载在权利要求书中的技术特征读入到权利要求之中，用于限制专利权的保护范围；也不能直接以仅在说明书附图中所反映出的具体结构来限定权利要求中相应技术特征的含义。

本案发明专利权利要求为：“一种立式或卧式双层炉排平面波浪型反烧炉排锅炉，其特征是上层水管反烧炉排是平面波浪型布置。”涉案实用新型专利权利要求为：“1、一种主要由反烧炉排[2]、正烧炉排[1]和炉体[3]构成的高效节能双层炉排反烧锅炉，本实用新型的特征在于正烧炉排[1]和反烧炉排[2]的各个炉条是间隔的一上、一下分两层构成波浪形排列。”发明专利不论在其权利要求书还是在说明书中，均并未对下层炉排的具体结构作出特别的限定或者说明，只是在说明书中唯一一个附图中显示的下层炉排是平面一字排开的炉条。

根据涉案两个专利的权利要求，结合各自的说明书及附图，可以看出，两个专利所要求保护的技术方案均涉及一种由反烧炉排（上层炉排）、正烧炉排（下层炉排）和炉体构成的双层炉排反烧锅炉，二者只是在对上下层炉排结构的限定上有所不同。发明专利要求保护的是上层炉排为平面波浪形排列的双层炉排反烧锅炉；实用新型专利要求保护的是上下层炉排均为波浪形排列的双层炉排反烧锅炉。按照前述权利要求的解释方法，在该发明专利权利要求并未对下层炉排的具体结构作出特别限定的情况下，不能仅依据说明书附图中有关下层炉排的表示来限定其具体结构，该发明专利的下层炉排不排除也可以是平面波浪形排列的炉排。由此可见，本案中发明专利在保护范围上不仅包含了实用新型专利，而且大于实用新型专利的保护范围。相对而言，可以将实用新型专利看作是发明专利的一种具体实施方式，实用新型专利在保护范围上完全落入了发明专利的保护范围之内，并且小于发明专利的保护范围。按照前述关于同样的发明创造的判断原则和方法，涉案两个专利的保护范围并不相同，二者不属于同样的发明创造。

需要指出的是，同样的发明创造与相同主题的发明创造是两个不同的概念，本案中无效请求人和一、二审法院均混淆使用了这两个概念。我国专利法在禁止重复授权问题上使用“同样的发明创造”的概念，在优先权问题上使用了“相同主题”的发明创造的概念。应当说，就发明和实用新型而言，这两个概念在本质上都是指比对对象之间在技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果上相同。《专利审查指南》对有关概念的界定在不同时期的文字表述上略有不同，实质上均体现了这一基本含义。但是基于不同的立法目的和操作需要，两个概念分别具有不同的法律意义，各自的对比判断方式因比对对象不同而有所不同，不能混同或者替换使用。优先权制度的目的在于为同一申请人的国际或国内专利申请提供便利，将在优先权期限内提出的相同主题的在后申请看作在首次申请的申请日提出。在判断方式上，“相同主题”的发明或者实用新型是以在后申请的权利要求所要求保护的技术方案与首次申请中的全部内容（包括权利要求书和说明书）进行对比。这与新颖性的判断方式基本相同，但与同样的发明创造仅就权利要求书进行比对的方式明显不同。

本案中，济宁无压锅炉厂的无效理由是本案发明专利不符合1992年专利法实施细则第十二条第一款的规定，但其在专利复审委员会审查程序中陈述意见时却认为本案所涉两个专利属于相同主题的发明创造，这属于概念不清。一审法院对此认为，“从独立权利要求书所载明的内容来看，第三人舒学章在后申请的发明专利的必要技术特征只涉及上层炉排的技术特征，而其在先申请并被授权的实用新型专利的必要技术特征涉及上、下两层炉排的技术特征。发明专利技术特征包含在实用新型专利技术特征中，故舒学章的发明专利与实用新型专利属于相同的发明主题，是同样的发明创造。”一审法院关于“发明专利技术特征包含在实用新型专利技术特征中”的表述，本身语义不清，甚至错误，不能因为有共同的技术特征就认定技术特征之间有包含关系，而应当是对要求保护的技术方案之间有无包含关系作出认定。同时，以两个专利属于相同的发明主题进而认定二者属于同样的发明创造，属于概念混淆。而且，“相同的发明主题”本身不是一个规范用语，应当是指“相同主题”的发明创造。二审法院对此认为，“同样的发明创造是指技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同的发明创造……。”同时又认为，“舒学章在先申请并被授权的实用新型专利与其在后申请的发明专利符合上述相同主题的发明或者实用新型的定义，故原审判决认定舒学章的发明专利与实用新型专利属于相同主题的发明创造是正确的”；“舒学章在后申请的92106401.2号发明专利因与91211222.0号实用新型专利系相同主题的发明创造……。”该院复查驳回再审申请的有关理由与一审法院相同。可见，二审法院也未对同样的发明创造与相同主题的发明创造的概念作出严格区分，亦属概念混淆。

本案无效请求人和一、二审法院虽然均混淆了同样的发明创造与相同主题的发明创造的概念，但实质上均认为涉案两个专利属于同样的发明创造。专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定虽然没有明确认定涉案两个专利属于同样的发明创造，但其结论却是两个专利并非共同存在，不违反禁止重复授权的法律规定。其逻辑起点实际上也是认可两个专利属于同样的发明创造。否则，就无需判定是否违反禁止重复授权规定的问题。根据以上分析，通过对涉案两个专利的权利要求的比对，涉案两个专利并不属于同样的发明创造，无效请求人济宁无压锅炉厂的有关主张不能成立，一、二审法院的有关认定有误；专利复审委员会和舒学章在本案再审中提出的涉案两个专利不属于同样的发明创造的意见应予支持，有关申请再审理由基本成立。

此外，当事人对判决未提出上诉不表明其对该判决认定的事实以及有关判理的当然认可。本案不能以当事人对一审判决有关涉案两个专利属于同样的发明创造的认定未提出上诉而推定当事人对该认定的承认。同时，对专利权保护范围的确定涉及对经法定程序形成的专利权利要求书和说明书的解释和运用，不仅包括事实认定，也涉及法律适用问题。有关的事实认定和法律适用必须依据具有法律效力的专利文件，而不能仅以专利权人事后的个别言辞或者误解作为认定事实的依据。当然，这并不影响专利权人在行使权利时主动放弃其部分或全部权利内容。本案中舒学章在二审庭审中有关涉案两个专利“实际上是同一专利”的表述与其上诉主张明显矛盾，不能构成有效自认，其表述也不能改变专利权保护范围的客观状态。因此，济宁无压锅炉厂有关舒学章对涉案两个专利属于同样的发明创造构成自认的答辩意见不能成立，二审法院复查驳回再审申请的有关理由亦欠妥当。

（二）关于禁止重复授权原则的理解

本案涉案两个专利本不属于同样的发明创造，即不存在适用禁止重复授权原则的前提事实。但同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的作法是否符合专利法上的禁止重复授权原则，始终是本案当事人争议的焦点之一，一、二审判决对此也各执一辞，引起了社会上的普遍关注。

本案一审判决认为，禁止重复授权应理解为，“同样的发明创造不能同时有两项或两项以上处于有效状态的授权专利存在”。二审判决认为，“重复授权是指同样的发明创造被授予两次专利权，基于同样的发明创造的两项专利权同时存在并不是构成重复授权的必要条件。”二审判决实际上是认为同样的发明创造只能被授予一次专利权。

1992年专利法实施细则第十二条第一款和现行2001年专利法实施细则第十三条第一款规定的“同样的发明创造只能被授予一项专利”，可以理解为是指同样的发明创造不能有两项或者两项以上的处于有效状态的专利权同时存在；在现行的制度安排下，同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，只要两项专利权不同时存在，就不违反禁止重复授权原则。首先，《专利审查指南》允许同一申请人同时或先后就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，这种作法的形成有其历史原因，虽不尽完善，但客观上有利于申请人选择对其发明创造最为有利的保护方式。其次，专利法关于先申请原则和新颖性判断中的抵触申请制度的规定，可以解决不同申请人就同样的发明创造分别提出专利申请的冲突问题。但对同一申请人就同样的发明创造分别提出实用新型和发明专利申请的情形未作规定，立法上为同一申请人保留了一个比较宽松和方便的专利申请选择途径。应当说，《专利审查指南》对于禁止重复授权原则的解释和国务院专利行政部门过去十多年来的有关作法，未违背专利法的基本立法精神，未造成专利权人和社会公众利益的重大失衡。相反，这有利于鼓励发明人尽早公开有关发明创造，有利于及时保护有关发明创造，有利于他人避免重复研究和在此基础上及时进行改进创新。再次，这种作法在我国已经实际执行了十多年，如果简单地否定其合法性和合理性，涉及到众多的相关专利的效力，显然不利于对已有的专利或者专利申请的保护。

此外，如果把重复授权理解为是指同样的发明创造被授予两次专利权，也会造成专利审查与授权的实践操作困难。如在一项发明专利申请提出后公布前的时间段内，他人若就同样的发明创造提出实用新型专利申请并获得授权，此时，如果简单地认为同样的发明创造只能被授予一次专利权，则该发明专利申请就不能被授权，这显然违背了专利授予的先申请原则；如果必须将实用新型专利无效后再授予发明专利权，也会造成实际操作上的困难。

允许同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的作法也存在一些有待完善的问题。如按照《审查指南公报》第6号的规定，沿用在后申请本身的申请日计算专利保护期，将可能导致对同一技术的专利保护期限变相延长。又如现行《专利审查指南》要求前一专利权自申请日起予以放弃，该专利权视为自始不存在，这在实际上产生了相当于前一专利权被无效的后果，将导致曾依据被放弃的专利权而行使权利行为的法律效力的确认等复杂问题，可能会造成当事人的诉累和权利保护上的实际困难。这些问题，应当通过修改有关规定和进一步明确有关规则加以解决。

在多数情况下专利权的终止会导致该技术进入公有领域，但作为一种排他权的专利权，其终止仅表明权利人不能再就该技术向他人行使该专利权，并不表示在该技术上已经不存在任何其他权利，不能得出一项专利权一旦终止有关技术就进入了公有领域的结论。如从属专利在期限届满前的终止并不意味着从属专利技术就当然进入公有领域，如果基本专利仍然有效存在，他人仍然不能自由实施该从属专利技术。在允许同一申请人对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的情况下，申请人应审查要求放弃一项在先的实用新型专利权时，该发明专利申请处于临时保护期，也不能认为有关技术已经进入公有领域。因此，二审判决关于“一项专利一旦权利终止，从终止日起就进入了公有领域，任何人都可以对该公有技术加以利用”的结论，过于武断。即使本案两个专利属于同样的发明创造，则情况亦与前述分析的情形类似，只是在本案发明专利授权时，实用新型专利已经过期，按照当时的《审查指南公报》第6号的操作规定，不存在由申请人选择放弃实用新型专利的可能和必要，但该发明专利申请在实用新型专利过期前已经处于临时保护期，不能认为有关技术已经进入公有领域。

造成本案实用新型专利过期后发明专利申请才授权的主要原因在于对专利申请的审查周期过长。从这一点上看，也不宜让申请人承担由于专利局的审查原因而造成的不利后果。同时，这也不会对社会公众造成不公。任何理性的市场经营者不仅应当认识到某一项专利权的终止并不当然意味着其可以自由使用所涉及的专利技术，而且应当能够注意到本领域所有已经公开的专利文件，而不能仅关注某一份文件即下结论并据此鲁莽行事。

专利申请人确实可以利用本国优先权制度在优先权期限内实现发明和实用新型专利申请的转换，这与允许同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的作法在功能上存在一定的重合，但二者所针对的问题和功能并不完全相同，如前所述在判断方式上的比对对象不同，其他一些具体条件的操作也不同，相互不能够完全替代。优先权制度主要解决在后申请使用在先申请的申请日问题，即将判断在后申请的新颖性和创造性的时间标准提前。当申请人要求本国优先权时，作为本国优先权基础的中国首次申请，自中国在后申请提出之日起即被视为撤回。此外，优先权制度有优先权期间的限制以及在申请时即应提出要求优先权的书面声明的手续要求。

允许同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，主要是考虑为发明创造提供及时的专利保护。两份申请可以具有各自不同的判断新颖性和创造性的申请日；不存在前一申请被自动视为撤回的问题，而是由申请人或专利权人选择放弃其一；在后申请的提出时间以在先申请未公开为限；尚未规定申请人的声明义务。根据上述分析，济宁无压锅炉厂提出将重复授权理解为“同样发明创造不能同时有两项或者两项以上处于有效状态的授权专利存在”将会削弱我国专利法规定的本国优先权制度的主张，理由并不充分。申请人可以自由选择其认为最为有利的制度或者作法，不能因为有本国优先权制度的存在，而否定允许同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利这一作法存在的意义。

综上所述，本案92106401.2号发明专利与作为对比文件的91211222.0号实用新型专利并不属于同样的发明创造；专利法上的禁止重复授权，是指同样的发明创造不能有两项或者两项以上的处于有效状态的专利权同时存在，而不是指同样的发明创造只能被授予一次专利权。本案原审认定事实和适用法律均有错误，原判依法应予撤销。故此，依据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项、第六十一条第（三）项、第六十三条第二款和《最高人民法院关于执行＜中华人民共和国行政诉讼法＞若干问题的解释》第七十六条第一款、第七十八条之规定，判决如下：

一、撤销北京市高级人民法院（2002）高民终字第33号行政判决；

二、维持北京市第一中级人民法院（2001）一中知初字第195号行政判决和国家知识产权局专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定。

本案一审案件受理费和二审案件受理费各一千元，均由济宁无压锅炉厂负担。

本判决为终审判决。

商标律师 　吴坤乾律师