《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的理解与适用

孔祥俊  王永昌  李剑

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），经最高人民法院审判委员会第1480次会议通过，于2009年12月28日发布，自2010年1月1日起施行。本文主要对《解释》的起草本意作概要的介绍，供审判实践中的理解和适用参考。

一、关于起草的背景及指导原则

自1985年以来，人民法院的专利审判工作经历了20多年的发展历程，积累了比较丰富的审判经验。最高人民法院于2001年发布《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，该司法解释在配合当时修订的专利法的施行、明确审判标准、适应我国加入世界贸易组织需要等方面发挥了重要作用。为进一步研究专利审判实践中的突出问题，最高人民法院曾于2003年3月启动关于“专利侵权判定基准”的调研工作，形成了70条的专利司法解释草稿，并征求了有关法院、专家学者及社会公众的修改意见。后因专利法的第三次修改，2003年司法解释稿的起草工作暂时停止。

2008年6月5日，国务院发布《国家知识产权战略纲要》，决定实施国家知识产权战略。及时出台司法解释和司法政策、建立健全知识产权相关诉讼制度，成为人民法院贯彻国家知识产权战略纲要的重要任务之一。2008年12月27日，第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议审议通过了《关于修改<中华人民共和国专利法>的决定》。修改后的专利法于2009年10月1日起施行。2003年司法解释稿的部分内容在这次专利法修改中被吸收。<中华人民共和国专利法><中华人民共和国专利法><中华人民共和国专利法>

根据新形势、新任务和我国知识产权保护的实际情况，为进一步落实建设创新型国家、实施知识产权战略的工作要求，正确贯彻和准确实施专利法的相关规定精神，充分发挥司法保护知识产权的主导作用，妥善处理侵犯专利权纠纷案件，依法保护当事人合法权益，我们于2009年1月恢复了专利法司法解释的起草工作，并列入最高人民法院2009年度司法解释立项计划。最高人民法院知识产权庭组织成立了由部分高级人民法院参加的课题组，对审判实践中的突出问题和新情况进行专题调研。在此基础上，于2009年3月完成初稿，后十易其稿，于2009年6月18日向社会公开征求意见，同时征求国家立法和行政机关以及各高级人民法院的意见。专利法司法解释的起草引起了国内外的高度关注，国内外有关方面提出了修改建议，通过互联网反馈的修改意见也多达200余条。在综合各方意见的基础上，又经反复讨论修改，形成送审稿，提请最高人民法院审判委员会审议后通过。

为保证司法解释符合立法本意，符合中国国情，有利于激励自主创新，我们在起草过程中，注意贯彻以下指导原则：一是依法解释的原则。立足司法解释的功能定位，严格依照专利法、民事诉讼法等法律进行解释，秉承立法精神，坚持立法本意，细化法律规定；二是利益平衡的原则。一方面，从我国当前经济社会和科技文化发展的实际状况出发，以国家战略需求为导向，切实保护创新成果和创新权益，促进企业提高自主创新能力，激励科技创新和经济发展。另一方面，严格专利权利要求的解释，准确确定专利权保护范围，充分尊重权利要求的公示性和划界作用，防止不适当地扩张专利权保护范围、压缩创新空间、损害创新能力和公共利益；三是针对性和可操作性的原则。紧贴专利审判实践中的基础性、普遍性法律适用问题，总结和明确多年来成熟的审判经验，不贪大求全，对于尚未形成普遍共识、尚需继续探索的问题暂不规定，切实为审判实践提供统一的裁判依据。

《解释》共二十条，涉及当前专利侵权审判中的主要法律适用问题，包括：发明、实用新型专利权保护范围的确定以及侵权判定原则，外观设计专利侵权的判定原则，现有技术抗辩以及先用权抗辩的适用，确认不侵权诉讼的受理等。在体例结构上，《解释》按照“侵权判定－不侵权抗辩－民事责任－程序性问题”的表述顺序。

二、关于专利权的保护范围

专利权的保护范围，是专利权的权利边界，是专利法上重要的基础性概念。专利法第五十九条第一款规定，专利权的保护范围以权利要求的内容为准。因此，权利要求的解释过程，就是专利权保护范围的确定过程。权利要求解释尺度的宽严直接决定专利权保护范围的大小，影响专利权人与社会公众之间的利益关系。《解释》的第一条至第四条均涉及专利权保护范围的确定问题。

（一）专利权保护范围的确定依据

第一条明确了权利人可以在一审法庭辩论终结前选择具体一项或多项权利要求，以确定其诉称的被诉侵权技术方案所落入的专利权保护范围。之所以如此规定，是因为每一项权利要求都是一个完整的技术方案，权利人选择何项权利要求作为其主张的专利权保护范围的依据，是权利人对自己权利的处分。具体地说，专利法实施细则第二十一条第一款规定，权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求。因专利法第五十九条第一款规定的“权利要求”没有仅限定为“独立权利要求”，故也可以包括“从属权利要求”。因此，权利人选择从属权利要求作为确定专利权保护范围的依据，并不违反法律；又因从属权利要求所限定的专利权保护范围小于独立权利要求或者被引用的权利要求所限定的专利权保护范围，故权利人选择从属权利要求主张权利，也不损害社会公众利益。

若专利权利要求书有多项权利要求，权利人应在起诉状中明确其据以提起本案专利侵权指控的权利要求（项）。如果起诉状仅笼统地诉称被诉侵权技术方案落入专利权的保护范围，但未明确落入哪一项或者哪几项权利要求所限定的保护范围。此时，法官有必要通过释明让权利人明确和固定其据以起诉被告专利侵权的权利要求（项）。如果在一审法庭辩论终结前，权利人已经明确被诉侵权技术方案既落入独立权利要求限定的保护范围，也落入从属权利要求限定的保护范围，一审法院应当对被诉侵权技术方案是否独立权利要求以及从属权利要求进行认定。如果法院经审查认为，被诉侵权技术方案未落入独立权利要求限定的保护范围，因独立权利要求限定的保护范围大于从属权利要求限定的保护范围，则被诉侵权技术方案必然也未落入从属权利要求限定的保护范围，这对于法院来说，并不需要就从属权利要求限定的保护范围再进行技术特征的逐一对比，而可以直接作出认定。然而，如果法院经审查认为，被诉侵权技术方案已落入独立权利要求限定的保护范围，则仍需对被诉侵权技术方案是否落入从属权利要求限定的保护范围继续进行审查。因为，被诉侵权技术方案已落入独立权利要求限定的保护范围，并不必然得出其落入从属权利要求限定的保护范围的结论。

此外，实践中还存在权利人所主张的权利要求被宣告无效的情况。对此，起草中曾有意见认为，一审宣判前权利人主张的权利要求被宣告无效，专利权在其他权利要求的基础上被维持有效，权利人请求以该其他权利要求确定专利权保护范围的，人民法院应当准许。上述宣告无效事实发生在一审宣判后、二审宣判前，权利人主张以一审未主张的权利要求确定专利权保护范围的，第二审人民法院可以根据当事人自愿的原则就相关诉讼请求进行调解，调解不成的，告知权利人另行起诉；对于权利人已经主张的权利要求，第一审人民法院未作裁判的，第二审人民法院可以根据当事人自愿的原则就相关诉讼请求进行调解，调解不成的，发回重审。但是，为避免因权利要求的随意变更而导致诉讼秩序的混乱，《解释》最终未采纳上述意见，而是参照民事诉讼法司法解释关于变更诉讼请求的规定，将权利人变更其主张的权利要求的时间界定为一审法庭辩论终结前。亦即，对于一审法庭辩论终结后的变更，不予准许。但是，这并不影响权利人根据其他权利要求另行提起诉讼。需要澄清的是，第一条第一款所称“变更其主张的权利要求”是指，对据以提起专利侵权诉讼的权利要求项的变更，而非对该项权利要求的具体内容的变更。

如果权利人主张的权利要求被宣告无效，而在其他权利要求的基础上维持专利权有效。由于该其他权利要求不在本案当事人已主张的权利要求之列，故本案不再涉及被诉侵权技术方案是否落入该其他权利要求的问题，而可以判决驳回原告的诉讼请求，因为原告据以主张被告侵权的权利要求被宣告无效，指控被告侵犯权利人所主张的权利要求的法律基础已不存在。

根据专利法实施细则的规定，从属权利要求应当包括引用部分和限定部分。为了简化表述，从属权利要求只具体表述限定部分的技术特征，但是，不应仅仅依据权利要求书中该从属权利要求记载的限定部分的技术特征，还应当将其和引用部分的技术特征合在一起，限定该从属权利要求限定的保护范围。需要指出的是，第一条第二款所称的“引用”包括直接引用和间接引用。

（二）专利权保护范围的确定原则

关于权利要求的解释，理论上有两种比较极端的学说：一是中心限定主义，该学说认为，专利制度保护的是发明构思，权利要求书只是该发明构思的一个示例。因此，在解释权利要求时，不应拘泥于权利要求的字面含义，而是可以以权利要求书记载的技术方案为中心，通过说明书及附图全面理解发明创造的整体构思，从而将保护范围扩大到专利权人所期望达到的保护范围；二是周边限定主义，该学说认为，专利权人已经在权利要求书中划定了发明创造的边界，对权利要求书的文字应作严格、忠实的解释，其字面含义就是专利权的保护范围。后来，为调和上述两种比较极端的解释原则，《欧洲专利公约》关于第69条的议定书确立了折衷解释的原则。《解释》第二条在借鉴国外立法例的基础上，对我国专利审判实践一直坚持的折衷解释原则予以明确。亦即，权利要求的解释，应当既合理地保护专利权人的利益，又使社会公众能够比较清楚地确定专利权的边界。其实，等同原则的适用及其限制，都是源于该解释原则。

第二条所称的“本领域普通技术人员”，是法律拟制人，是个抽象的概念，是指具有侵权行为发生时该专利所属技术领域平均知识水平的技术人员，既不是该领域的技术专家，也不是不懂技术的人。之所以引入“本领域普通技术人员”的概念，是因为，根据专利法第二十六条第三款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。亦即，权利要求书中每一项权利要求所要保护的技术方案，应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书及附图直接得到或者概括得出的。所以，专利权的保护范围，应当界定在本领域普通技术人员在阅读说明书及附图后对权利要求记载的理解范围内。这就意味着，法官在确定专利权的保护范围时，应当从本领域普通技术人员的角度来理解和解释权利要求。

（三）专利权保护范围的确定方法

第三条从微观层面规定了权利要求解释的操作指南。说明书及附图、权利要求书的相关权利要求都是专利授权文件的组成部分，其与权利要求的关系最为密切，通常是澄清争议用语的最佳指南。此外，专利审查档案虽然不是专利授权文件的组成部分，但公众可以查阅，且权利要求用语在专利审查过程中和侵权诉讼中应当具有相同的含义，因此，专利审查档案对于权利要求也具有重要的解释作用。相对于上述“内部证据”，工具书、教科书等因不存在于专利局有关专利文件及档案中，有的称之为“外部证据”。外部证据一般只是在内部证据不足以解释清楚时才使用。当然，这并不意味着，权利要求的解释必须一一运用上述全部的解释手段。若运用说明书即可明确权利要求的含义，则无需再借助其他的解释手段。

需要指出的是，一般情况下，权利要求中的用语应当理解为相关技术领域通常具有的含义。在特定情况下，如果说明书指明了某用语具有特定的含义，并且权利要求的保护范围因说明书对该用语的说明而被限定得足够清楚，则应当以该特别界定作为权利要求用语的含义。这与“不得将说明书的限制读入权利要求”并不矛盾。因为后者通常是指，不得以说明书的实施例等例示性解释来限制专利权的保护范围。

（四）功能性特征的解释

第四条是关于功能性特征解释的规定。在有的权利要求中，有些技术特征难以用结构特征表述，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征限定更为恰当，而使用功能或者效果特征来限定发明。由于其字面含义本身较为宽泛，因此，应当结合说明书和附图描述的具体实施方式及其等同实施方式进行解释。这样，既可以给专利权人提供合理的保护，同时又能确保社会公众利益不受侵害。之所以采用“结合”的措辞，是考虑到按照目前的授权审查实践，个别情况下说明书和附图对具体实施方式没有进行描述。

有意见认为，将功能性特征的保护范围界定在具体实施方式及其等同实施方式，与专利审查指南规定的“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”，存在不一致的问题。本文认为，专利保护的是技术方案，而不单单是功能或者效果，而且，目前的专利审查实践，实际上也难以按照专利审查指南的规定，对所有实现所述功能的实施方式进行检索和审查。至于对“等同实施方式”的把握，需要视个案的具体案情而定。

三、关于发明、实用新型专利侵权的判定

2001年7月1日施行的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》确立了专利侵权判定中的等同原则，同时明确，专利权的保护范围不仅包括权利要求记载的技术特征所确定的范围，还包括等同特征所确定的范围。等同原则是克服专利权利要求在表达上的局限性、实现专利权公平保护的一项重要制度。我们既要以等同原则弥补字面侵权的不足，又要防止等同原则过宽过滥的适用，而予以适当的严格限制，避免以等同原则不适当地扩张专利权保护范围，压缩创新空间和损害公共利益。为此，《解释》对等同原则的适用规则作了进一步的明确和完善，尤其是进行了适当的限制。主要体现在对捐献规则和禁止反悔规则的明确。

（一）捐献规则

第五条规定的是专利法理论上的捐献规则。该规则是指，对于说明书记载而权利要求未记载的技术方案，视为专利权人将其捐献给社会公众，不得在专利侵权诉讼中主张上述已捐献的内容属于等同特征所确定的范围。捐献规则实质上是对等同原则适用的一种限制。之所以如此规定，是考虑到以下情形：专利申请人有时为了容易获得授权，权利要求采用比较下位的概念，而说明书及附图又对其扩张解释。专利权人在侵权诉讼中主张说明书所扩张的部分属于等同特征，从而不适当地扩大了专利权的保护范围。实际上，这是一种“两头得利”的行为。专利制度的价值不仅要体现对专利权人利益的保护，同时也要维护权利要求的公示作用。因此，捐献规则的确立，有利于维护权利要求书的公示性，平衡专利权人与社会公众的利益关系。

举例而言，权利要求明确记载某一个技术特征是“三个螺丝”，而说明书又称，该螺丝也可以是五个、八个、十个。如果被控侵权产品的相应特征是八个螺丝，权利人主张该八个螺丝与三个螺丝等同，依据司法解释第五条的规定，权利的上述主张不能成立，因为，权利要求未记载而说明书或者附图描述的技术方案，不属于等同特征限定的专利权保护范围。

（二）禁止反悔规则

禁止反悔规则，是指当一方当事人已经作出某种行为，且被他人所信赖，该当事人以后就不能再否认该行为。第六条规定的是专利法理论上的禁止反悔规则，也是对等同原则适用的一种限制。专利权人对其在授权或无效宣告程序中已放弃的内容，不能通过等同原则的适用再纳入专利权的保护范围。为增强操作性，该条强调的是，专利申请人、专利权人客观上所作的限制性修改或者意见陈述。该修改或者陈述是权利人主动还是应审查员要求所为，与专利授权条件是否具有法律上的因果关系以及是否被审查员最终采信，均不影响该规则的适用。

（三）全面覆盖原则

第七条规定了专利侵权判定的基本方法，即专利法理论上的“全面覆盖原则”。只要被诉侵权技术方案的技术特征包含了专利权保护范围的技术特征，即认定其落入了专利权的保护范围。被诉侵权技术方案是否包括其他增加的技术特征，在所不问。但是，对于以封闭式权利要求表征的组合物专利，如果被控侵权技术方案含有权利要求记载的组分之外的组分，则应当认为其未落入专利权的保护范围，而不应当以“增加的技术特征不影响侵权判定”为由认定落入保护范围。其实，这与全面覆盖原则并不矛盾。因为组合物封闭式权利要求，是指组合物中仅包括权利要求记载的组分而排除所有其他组分。因此，对其他组分的排除也是封闭式权利要求的内含特征之一。如果被控侵权技术方案存在其他组分，则可以视为没有“覆盖”全部的技术特征，从而没有落入专利权的保护范围。

针对争议较多的应否适用多余指定原则的问题，第七条第一款明确规定，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征，从而否定了所谓的“多余指定原则”。之所以如此规定，是出于以下考虑：权利要求书的作用是确定专利权的保护范围。即通过向公众表明构成发明或者实用新型的技术方案所包括的全部技术特征，使公众能够清楚地知道实施何种行为不会侵犯专利权。只有对权利要求书所记载的全部技术特征给予全面、充分的尊重，社会公众才不会因权利要求内容不可预见的变动而无所适从，从而保障法律权利的确定性。

四、关于外观设计专利侵权的判定

（一）外观设计专利权的保护范围

我国外观设计专利制度保护的是，以产品为载体的外观设计，而非脱离产品的外观设计。因此，在确定外观设计专利权的保护范围时，应当同时考虑产品的类别以及外观设计两个层面。亦即，如果产品类别相同或者相近，但被诉侵权设计与授权外观设计不相同也不相似，或者被诉侵权设计与授权外观设计相同或者相似，但产品类别不相同也不相近，则被诉侵权设计没有落入外观设计专利权的保护范围。

（二）产品种类相同或者相近的认定

为提供操作的指引，第九条列举了认定产品用途的参考因素。因用途与功能有时难以区分，故将功能内化为认定用途的参考因素之一。需要澄清的是，第九条所称的“外观设计产品”，包括外观设计专利产品和被控侵权产品。

（三）外观设计相同或者近似的认定

如前所述，外观设计是以产品为载体，并且，通过不同于同类产品且富有美感的外观吸引消费者的注意，获得市场利益的回报。因此，关于侵权诉讼中外观设计近似性的判断，应当基于一般消费者的知识水平和认知能力，根据外观设计的全部设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。第十条所称的“一般消费者”，是指对授权外观设计的相关设计状况具有常识性了解，并且对不同外观设计之间在形状、图案、色彩上的差别具有分辨力的人，但其通常不会注意到形状、图案、色彩的微小变化。这里的“常识性了解”，不应理解为基础性、简单性的了解，而应当是通晓相关外观设计状况，但其并不具有设计的能力。此外，虽然任何产品都有其消费群体，但并不是任何产品的消费群体都是相同的，应当根据产品的实际购买、使用等情况进行判断。比如，残疾人专用品的消费群体比较特定，而日常生活品的消费群体则很广泛。

第十一条第一款规定的是“整体观察”的对象，即对于外观设计的全部设计特征，都应予考虑。但因外观设计专利保护的是外观，故将功能性特征以及视觉无法直接观察到的非外观特征排除在外。第二款规定的是“综合判断”的考虑因素，通常情况下，主视部分及设计创新部分对外观设计的整体视觉效果更具有影响。在起草过程中，曾有意见主张采用“创新点判断法”，即只有被控侵权产品采用了专利外观设计的创新部分，才能认定为侵权。本文认为，判断外观设计相同或者近似的根本标准是整体视觉效果。而创新部位的设计特征只是影响整体视觉效果的重要组成部分。而且，对于区别于现有设计的特征，应当在当事人举证、质证的基础上认定。鉴于我国外观设计专利未经过实质审查，外观设计的简要说明对设计要点的描述，可以作为判断创新部分的参考。第三款规定的是“综合判断”的标准，即在考察设计特征对外观设计整体视觉效果影响程度的基础上，综合判断不同外观设计的整体视觉效果有无差异或者实质性差异。对一般消费者而言，整体视觉效果无差异的，认定外观设计相同；无实质性差异的，认定外观设计相似。

有意见认为，外观设计与发明、实用新型同为专利法规定的“发明创造”，判断侵权是否成立，应当考察被告是否以相同或者相近的方式利用了发明创造，而不是看是否会导致一般消费者的混同，此有别于商标法上的混淆理论。本文认为，我国专利法虽然将外观设计称为专利，但实质上，外观设计保护的是授权图片所显示的产品的外观，而非发明或实用新型所保护的技术方案，不能简单地套用发明或实用新型侵权判断的一般规则，而是应考虑一般消费者对外观设计的认知。第十一条第三款所称的“整体视觉效果无实质性差异”，与“混同”在本质上是一致的。

五、关于零部件专利侵权

根据专利法第七十条的规定，专利侵权产品的使用者在一定条件下可以不承担赔偿责任，而制造者则不能免除赔偿责任。所以，区分制造与使用，具有一定的法律意义。对于将专利侵权产品作为另一产品零部件的情形，司法实践中有两种观点：一是视为“制造”，二是视为“使用”。由于被诉侵权人制造的是该另一产品，对专利侵权产品本身没有制造行为，因此，第十二条将其界定为使用行为。由于外观设计专利侵权行为不包括使用行为，因此，将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造该另一产品并销售的，归入销售行为的范畴。但因外观设计专利权保护的是产品的外观，若零部件在最终产品的正常使用中只具有技术功能作用，而不产生视觉效果，则上述行为不能认定为销售。此与司法解释第十一条第一款的规定是相呼应的。第十二条第三款是前两款的但书。前两款针对的是，专利侵权产品的制造者与该另一产品制造者之间是正常的买卖关系。如果两者有分工协作的情形，则属于共同实施了制造行为，依照民法通则司法解释第148条第一款追究其共同侵权责任。

六、关于现有技术抗辩和现有设计抗辩

现有技术抗辩、现有设计抗辩，是本次专利法修改新增加的一项制度，是被诉侵权人用于对抗专利权人侵权指控的一种不侵权抗辩。该制度的理论基础是，专利权的保护范围不得包括现有技术。专利法第六十二条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。关于如何确定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，本司法解释从增强操作性的角度出发，将被诉落入专利权保护范围的技术特征，而非被诉侵权人实施技术的全部技术特征，与一项现有技术的相应技术特征进行对比。如果两者相同或者无实质性差异，则可以认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，从而免除其侵权责任。这样可以节约程序，有利于及时定分止争，保护当事人的合法权益。

在理解和适用第十四条时，需要注意以下问题：一是，该条第一一款所称的“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征”，是指权利人在起诉时指控侵权的被控侵权技术方案的技术特征。至于该特征是否最终落入专利权的保护范围，并不影响对现有技术抗辩的认定。亦即，审查现有技术抗辩是否成立，不以判断被诉侵权技术方案是否落入专利权保护范围为前提。二是，为规范自由裁量权的行使，统一司法尺度，司法解释将被诉侵权人主张现有技术或现有设计抗辩所能援引的技术方案或设计限定为一个。亦即，对于不属于一个技术方案或者设计的其他特征的组合，不予支持。但是，这不妨碍当事人在无效宣告程序中根据该证据主张专利权无效。三是，在发明实用新型专利侵权诉讼的现有技术抗辩认定中，与被诉落入专利权保护范围的技术特征进行对比的是，现有技术中的相应技术特征，而非现有技术方案的所有技术特征。亦即，现有技术方案的技术特征在数量上可以等于或者大于被诉落入专利权保护范围的技术特征。但是，现有技术方案与被诉侵权技术方案应当是相同的技术主题，否则，即使特定技术特征相同或者无实质性差异，也不能仅据此认定现有技术抗辩成立。在外观设计专利侵权诉讼的现有设计抗辩认定中，在对比现有设计与被诉侵权设计时，授权外观设计的设计特征通常不能被完全忽视。四是，第十四条所称的“无实质性差异”，在实践中可以参照等同的标准掌握。

七．关于先用权抗辩

专利制度采用申请在先原则，即专利权只授予第一个向授权机关提出专利申请的人。先用权制度旨在弥补申请在先制度的缺陷。

根据第十五条第一款的规定，被诉侵权人主张先用权抗辩的技术或者设计，不能是非法获得的，而应自己研发或者善意取得、合法受让的。第二款所称的“必要的准备”，针对的是技术方案或者设计本身的完成情况，不以办理行政审批手续为前提。关于专利法第六十九条第（二）项规定的“原有范围”，有意见认为，以“事业目的”来界定“生产规模”，过于严格。本文认为，先用权制度的设计初衷是弥补申请在先主义的不足，如果对原有范围的过宽解释，在一定程度上会影响专利申请制度，不利于技术的公开和推广。因此，第十五条第三款以生产规模界定“原有范围”。为了合理平衡先用权人与专利权人之间的利益关系，如果先用权人在申请日后将其技术另行转让或许可他人实施，就会增加市场上新的竞争者，有损专利权人的独占权。因此，第四款规定，在申请日后，先用权人只能将其已实施或作好实施必要准备的技术、设计，与原有企业一并转让或者承继。亦即，对于先用权人在申请日前的转让、许可行为，并无此限制。

八、关于特殊情形下赔偿数额的确定

针对被控侵权产品中存在多个涉案专利权或者既有专利权又有商标权的实际情况，在侵犯其中一个或者部分专利权的诉讼中，不宜根据该产品的全部利润确定侵权人的获利，而应当限于侵权人因侵犯本案专利权所获得的利益。第十六条第一款所称的“其他权利”，主要是指知识产权，营销策略等权利之外的因素不在其列。在确定因其他权利所产生的利益时，应当根据具体案情，综合全案合理确定。如果零部件系实现成品技术功能或者效果的关键零部件，且成品的价值主要由该零部件决定的，根据第十六条第二款的规定精神，也可以按照成品的利润计算赔偿数额。

九、关于方法专利中“新产品”的界定

新产品如何界定，直接影响新产品方法专利侵权诉讼中举证责任倒置规则的适用。关于新产品的界定，理论和实践中都存在不同认识。有观点认为，新产品是专利申请日前未在国内公开出售的产品，还有观点认为，新产品是申请专利日前未在国内外出现的产品。为统一新产品的界定标准，借鉴修改后的专利法关于新颖性的规定，司法解释第十七条规定，产品本身或者制造产品的技术方案，两者有一在专利申请日以前为国内外公众所知的，该产品则不属于新产品。

需要指出的是，该条所称的“产品”，是指产品实物，而制造产品的技术方案，可以是产品的结构特征或者理化参数、制备方法。但是，如果仅仅化合物的名称或分子式在申请日前被公开，并不当然意味着，该产品的技术方案已经在申请日前被公开。其实，制造产品的技术方案也可以理解为广义上的产品，为便于区分和理解，该条将两者分别列明。

十、关于确认不侵权诉讼的起诉条件

最高人民法院曾于2002年7月12日就某请示案作出[2001]民三他字第4号批复，引入了知识产权领域的确认不侵权制度。为进一步规范和完善确认不侵权诉讼制度，防止被告动辄提起确认不侵权之诉，在总结审判经验的基础上，第十八条规定了提起此类诉讼的具体条件，特别是被警告人或其利害关系人的书面催告义务。

有些情况下，被警告人或利害关系人可能难以掌握权利人收到书面催告的具体时间，所以，另设“自书面催告发出之日起二个月内”，以增强法条的操作性。第十八条所称的“他人”，包括特定人和非特定人；“利害关系人”应作广义理解，包括经销商等；“提起诉讼”，是指向人民法院提起专利侵权之诉。如果在书面催告后一定期限内，权利人请求管理专利工作的部门处理侵权纠纷，并不能阻却被警告人或利害关系人提起确认不侵权之诉。

需要注意的是，当事人提起确认不侵权之诉，除符合第十八条的规定外，还需符合民事诉讼法第一百零八条规定的起诉条件。

十一、关于新、旧专利权的适用衔接

关于持续跨越2009年10月1日的被诉侵权行为，根据司法解释第十九条的规定，以专利法生效日为界，分别适用所属时段的专利法判断专利侵权是否成立。

关于赔偿数额的确定，修改前的专利法没有规定法定赔偿制度，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》进行了填补性解释，在很大程度上有效解决了赔偿数额计算难的问题。这次修改后的专利法肯定了这一司法实践已普遍适用的制度，并适当提高了赔偿额度，最低数额由5000元增加至1万元，最高数额也由50万元增加至100万元。鉴于此，为体现加大赔偿力度，第十九条规定，对于持续跨越2009年10月1日的被诉侵权行为，依据修改前、后专利法的规定，侵权人均应承担赔偿责任的，一并适用修改后的专利法确定赔偿数额，而不以生效日为界分别适用所属时段的专利法。

当然，如果被诉侵权行为发生2001年7月1日（专利法第二次修改）前或者1993年1月1日（专利法第一次修改）前，则应适用当时的专利法。

北京知识产权律师